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标准中专利池组建涉及的法律问题分析及监管建议
2014-10-27 10:36:27   来源:   评论:0 点击:

        摘要:本文从专利的有效性、必要性和专利搭售3个方面分析了专利池组建涉及的法律问题及相关要求,并通过对专利池组建的监管内容进行分析,提出了我国政府对专利池组建的监管措施建议。

        关键词:专利池组建  法律问题  监管内容  监管措施


        专利池,由英文中“Patent Pool”一词翻译而来,是指由专利权利人组成专利联盟,将其专利通过特定方式进行内部转入和外部许可,并在成员之间进行许可优惠的一种专利管理模式,也被称作专利联盟、专利同盟、专利联营、专利联合授权等。因专利池这一表述更直观、更形象地描绘出了这种结合体的状态和功能,近年来得到了业界的广泛认可和推广使用,从而成为通用名词。

        实践中,通过构建专利池推行技术标准,不仅可以弥补标准制定组织专利政策的潜在不足,同时也成为专利持有人获取经济利益的一个重要渠道。基于此,专利池得到了广泛的推广和应用。然而,标准中专利池的采用在能够提高效率的同时,也可能阻碍效率的提高。专利池的形式,从法律推理的角度说,更具备滥用专利权的能力,更可能违反反垄断法,减少技术竞争。[1]专利权人联合在一起形成专利池时,更容易施加不合理的限制条款,如非必要专利的捆绑销售、无效专利的入池收费、联合定价等。在标准中专利池组建阶段涉及的主要是无效专利的入池和非必要专利的捆绑销售。垄断和专利许可的限制条款都会损害整个市场的竞争机制,从而影响社会的整体经济效率。[2]

        一、有效性是入池专利的首要要求

        毫无疑问,如果专利的效力过期或经过法律程序被宣告无效,则构成典型意义上的无效专利。如果专利联营将无效专利纳入一揽子许可范围,并对此收费,则必然属于非法行为。[3]

        2006年,IBM公司副总裁Manny W.Schecter在其演讲中提到:“专利体系旨在鼓励创新。不幸的是,美国专利体制却疾病缠身。创新被大量本应无效的专利主张所扼杀”。“无效专利的授权,特别是主张无效专利的专利权,会扼杀创新。不管成功与否,被控侵权人不得不花费相当多的资源为自己辩护。如果提起诉讼,费用会相应增加。如果无效专利的被控侵权人没能成功为自己辩护,他们必须要支付不必要的许可费并且∕或者停止有关行为。”[4]

        专利池中若包含无效专利,一方面使被许可人支付了不必要的使用费,另一方面可能阻止该无效专利所覆盖领域的创新。因此,入池专利的有效性是专利池最基本的要求。专利池的专利必须为许可产品的必要专利,该等专利当然必须为有效的专利,故专利池内必须具备删除无效专利的机制,即如果发现专利无效(嗣后被发现无效或专利过期),必须将该等专利从专利池内删除。美国司法部对该国专利池的商业审查函开宗明义表示其审查前提为假设专利有效,如果专利池内所包含的专利有无效的情形,其审查结果可能会有所不同。[5]

        二、必要性是入池专利的根本要求

        在对专利池的专利联合进行反垄断审查时,一般都会要求池内的专利之间必须是一种互补或者不可替代的关系,也就是专利池必须由必要专利组成,由竞争性专利构成的专利池一般都会被认为违反反垄断法。

        从反垄断法律的角度,美国司法部认为,“必要”(essential)专利的定义就是没有替代(专利);标准实施人必须要得到必要专利的许可,才可能实施所涉及到的标准;同时,必要专利之间必然相互补充;一项必要专利的许可授权的经济价值将会因为得到其他必要专利的许可而增加。[6]

        欧盟在2004年发布的《关于对技术转让协议适用欧共体条约第81(3)条的指南》(以下简称技术转让协议指南)中,对专利的必要性有更为具体的规定,从中可以总结出必要专利“必要性”的认定需要满足的2个基本要件。

        第一,不可缺少性:“对于生产与该联营相关的产品,或实施与该联营相关的工艺来说,该技术构成一揽子技术中的必不可少部分。”其中包括两层含义:一是专利技术与生产的产品或实施的工艺有直接的联系;二是专利技术是为了满足专利池所依据的技术标准而不可绕开的。

        第二,互补性:“在专利池内或专利池外没有替代性技术”。替代性技术是与补充性技术相对的概念。具体而言,如果两种技术都是生产与之有关的产品,或实施与之相关的工艺所需要的,那么这两种技术就是补充性技术。相反,如果这两种技术的任何一个,都能使其持有人生产与这些技术有关的产品,或实施与这些技术相关的工艺,这两种技术就是替代性的。[7]

        根据上述分析,必要专利必定是互补性专利。将入池专利限制在必要专利的原因在于,如果标准的某项技术要求可以由两项独立的专利实现,则两项专利都不能进入专利池,否则将影响竞争,形成垄断。极端情况下,如果标准的所有技术要求都可以由一个以上的专利技术或公开技术满足的话,则不能形成专利池。如果专利池包含非必要的,但却是互补性专利,则有排斥第三人技术的危险。一旦某项技术被纳入池中,并把它作为一揽子技术的组成部分进行许可,则为一揽子技术支付的许可费已经包含了该技术的使用费,那么(既然使用该技术不再需要花额外的钱),被许可人可能就没有动力去取得竞争性技术的许可。

        但是,从上述描述中,并不能得出所谓的“必要性”是“技术必要性”(technically essential)还是“商业上的必要性”(commercially essential)。“技术必要性”是指,从许可产品的专利说明书内可以直接看出此类专利,即该专利并无其他技术替代品,彼此为互补性专利,MPEG LA管理下的专利池均采用此种观点;“商业上的必要性”是指,实际上为生产许可产品将不可避免地侵害该专利,欲寻找该专利的现存替代品在经济上是不可行的,3C DVD专利池采用的就是“实际应用上必要”(essential as a practical matter)[8],6CDVD专利池采用的也是“实际应用上并无替代品”(no realistic alternative)[9]。“实际应用上”是指“经济上的可行性”(economically feasible),亦即必须判断在真实世界里,要考虑使用该专利是否在成本上可行或合理,如不合理,则该专利为非必要专利。

        在构建专利池之前一般都要进行专利评估,以确定哪些专利是可以放入专利池中的必要专利。一项专利技术一旦入选为必要专利,专利权人就可藉此获得交叉许可和分享对外许可收益的资格,因而专利评估的结果对各专利权人而言关系重大。为了保证评估结果的公正性和合理性,评估工作一般交由独立的第三方执行,评估的结果并非一成不变,随着专利授权情况和技术的变化,评估机构需要不断地进行技术跟踪和评估,超出有效期的专利会被清除出专利池,新授权的必要专利会被加入。

        三、专利池中专利的搭售

        一般而言,搭售是指作为出售一种产品的条件,卖主要求买主向他购买另一种产品。在专利权许可的问题上,搭售是专利权人利用专利许可协议要求被许可人接受不合理的附带条件,包括购买非必要的技术、产品、原材料或服务。

        搭售是知识产权滥用最常见的一种形态。被誉为“世纪末大审判”的微软垄断案发生的原因及争执的焦点,均在于微软公司授权个人电脑生产厂商使用视窗操作系统时以搭配销售的方式促销其IE浏览器的行为是否合法。据悉,在飞利浦等四巨头向国内厂商所捆绑收费的相关专利中,还夹杂其他产品的技术,比如VCD的技术,儿童锁技术(这个技术的核心就是要求DVD能够在播放影碟时关闭一些不适合未成年人的镜头)等,但这些技术与生产DVD播放机本身无关,而且还要按各个国家和地区所使用的碟片格式不同而加以变化。事实上,国内外各个DVD生产商都很容易以自己的技术能力和该地区所使用的碟片格式,来开发出相似的功能,可是以飞利浦为首的4C在出卖专利时却不加细分,要求国内厂商全盘接受。[10]

        经济学家对搭售的看法随着时代的不同而逐渐改变。早期认为搭售具有反竞争的效果,是绝对有害的。自Jefferson Parish Hospital District案开始,美国最高法院因受芝加哥学派单一垄断利润理论之影响[11],对搭售案件提出其合理原则之判断标准。在该案中,美国最高法院指出,根据合理原则,搭售仅在下列情形下才可能被否决:第一,卖方在搭售商品市场中具有市场支配力;第二,卖方将获得被搭售商品之市场支配力,此威胁须是重大的;第三,存在两个独立的,可区别的商品;在上述条件具备后,再衡量经济上之利弊,当搭售之反竞争效果超过对效率之贡献时,这个搭售安排将遭到禁止。[12]

       合理原则尽管有其科学性,但是,合理原则具有下列不足:不确定性、高额的费用、冗长的期间、复杂的判断和理论的不足。为了克服这一弊端,美国司法部在1985年颁布了《垂直限制指导准则》。其中,对搭售行为是这样规定的,先看搭售安排者在搭售产品市场的占有率是否大于30%,如果是则决定加以干涉,如果没有大于这个比例,那也要看具体的情况而定,在明显限制被搭售产品的竞争的情形下将予以干涉。如果上述的市场占有率已超过30%,或司法部己决定加以干涉,那么应进一步分析搭售安排者在搭售产品市场是否具有优势或支配力量(dominant power),以及究竟是否对被搭售产品市场的竞争产生负面影响。

       2007年4月17日,美国联邦贸易委员会(theFederal Trade Commission,以下简称FTC)和司法部(theDepartment of Justice,以下简称DOJ)联合发布了一个人们翘首期待已久的报告,名为《反垄断执法与知识产权:促进创新与竞争》(“Antitrust Enforcement and IntellectualProperty Rights:Promoting Innovation and Competition”,以下简称2007执法报告)。这份长达220页的报告是DOJ和FTC数年的研究成果,其中包括2002年22天的听证会的成果,报告总结了执法部门在如下6个相关领域的立场:许可策略的使用——专利许可的单边拒绝;当专利在设立标准时被采用引起的竞争问题;对交叉许可和专利池许可的反垄断分析;知识产权许可实践中的纵向关系;知识产权搭售和捆绑的反垄断问题;将市场支配力扩张到专利法定期限届满后引起的竞争问题。

        在知识产权的搭售和捆绑问题上,报告声明将继续贯彻执行1995年的《知识产权许可的反垄断指南》(以下简称1995指南)。在1995指南中,FTC和DOJ考虑到搭售安排既可能有反竞争的影响也可能有促进效率的效果,因此满足如下条件的前提下将对搭售安排进行审查:第一,卖方在搭售产品上具有市场支配力;第二,协议对被搭售产品的相关市场有不利于竞争的影响;第三,协议对竞争的不利影响超过协议所能带来的促进效率的好处。与1995年指南和美国最高法院在2006年IllinoisTool Works Inc.V.IndependentInk Inc.[13]一案中的判决一样,2007执法报告也强调,执行机关将不会推断专利权的存在具有市场支配力,在要求对被搭售产品市场竞争有不利影响的证明和权衡效率方面,执行机关有效运用了合理原则。报告同时还指出,如果一揽子协议构成搭售,FTC和DOJ将会运用与分析其他类型的搭售相同的方法来分析一揽子许可。

        结合上述美国执法部门对知识产权搭售的认定,可将在专利池许可模式下构成专利搭售的要件总结为:第一,存在不同种类的专利;第二,卖方在搭售专利的市场上具有市场支配力;第三,卖方以要求买方接受不想要的专利(被搭售专利)为条件才许可买方希望得到的专利(搭售专利);第四,搭售对被搭售专利市场造成重大影响,这种重大的程度超过搭售带来的有益影响。[14]

  

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