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浅谈在PCT申请中进行合案申请的修改
2014-11-18 14:46:47   来源:   评论:0 点击:


       随着国内企业的不断发展,其专利申请和市场战略都越来越多地瞄准国际市场。专利作为企业保护核心技术的利器,在国内企业进军国际市场的过程中发挥着不可或缺的作用。PCT 申请作为向海外申请专利的一种途径,由于存在着极大的便利性,越来越受到国内企业的重视。不同于国内的普通专利申请,向海外申请专利成本更高,而且对申请成功率的要求也更高。

        很多国内企业在准备向海外申请专利的过程中, 往往在众多国内普通专利申请中进行海选,选出其中被认为最有价值或者最有成功把握的专利申请进行海外申请。有时,在有限的预算下往往需要在多项均被认为很有价值的专利申请中再次作出抉择,或者,在选出被认为最适合向海外申请专利的几项专利申请后,又顾虑于进行海外申请时有可能成功率不高,担心在付出大量费用的情况下最后一无所获,而无所适从。这时,可以考虑对国内的多项普通专利申请进行合案申请,这样既节约了申请成本,又提高了申请的成功率,可谓一举多得。但是,是否所有的案件都适合进行合案申请?答案是否定的。本文旨在对进行PCT 申请时在何种情况下进行合案申请,以及合案申请中如何进行修改的问题进行分析,并结合实际对在PCT 申请中进行合案申请的修改提出建议。

        一、在PCT 申请中进行合案申请的依据

        根据《专利合作条约》(PCT)第8 条的规定,一项PCT申请可以要求一项或者几项在先国家申请的优先权。即,在提出PCT 申请时,可以将一项或者多项国家申请进行合案处理,合并为一项或几项PCT 申请,从而在提交PCT 申请时,在有限的数量之下照顾到更多国内普通专利申请进行海外申请的需求。

        二、在PCT 申请中进行合案申请的好处

        在进行PCT 申请时,通过合案申请可以将多项申请合并为较少数量的申请,甚至将多项申请合并为一项申请,因而,可以节约申请费用,同时,也避免了企业专利工作人员在海选出多项均被认为很有价值的专利申请后需再次作出艰难的抉择。

        在PCT 申请中,通过合案申请可以将多项申请合并为较少数量的申请,甚至是一项申请,因而,合并后的申请包含的技术点更多,创新点或者可专利点也更多,从而可提高申请的成功率,同时,也可在一定程度上打消企业专利工作人员对于海外申请成功率的顾虑。

        在进行PCT 申请的初期,企业专利工作人员有可能无法确定哪项专利是真正想要的专利,或者是最有价值的专利,此时,也可以通过进行合案申请,在后续程序中对合案申请进行改写来对保护范围的侧重点进行调整的策略来进行申请。

        三、在PCT 申请中进行合案申请时的考虑

        在PCT 申请过程中考虑进行合案申请时,申请人通常需要考虑哪些申请适合进行合案申请的改写,以下角度可以作为考虑的着眼点。

        1.从产品的角度考虑

        通常涉及同一个产品的多项申请,可以考虑通过修改使其成为一项合案申请,改写难度较低。对于涉及不同产品的多项申请,通过修改使其成为合案申请的难度较高。

        2.从保护范围的角度考虑

        申请人通常不希望在进行合案申请的修改时,为了提高授权可能性而损失掉部分权利要求的保护范围。例如,修改后的合案申请的独立权利要求的保护范围没有修改前的各项申请的独立权利要求的保护范围大,或者修改后的合案申请的权利要求书损失掉了普通申请的部分保护范围。

        3.从申请日的角度考虑

        如果申请日的时间相差比较远,例如,超出了优先权期限(12 个月),就不适合进行合案申请的改写, 否则会导致申请日早的申请无法享受到优先权。

        四、在PCT 申请中进行合案申请的修改建议

        1.基础申请及其改进型申请的修改

        如果在国内进行专利申请时,存在一项基础申请, 该基础申请又存在几项改进型申请,则可以考虑修改基础申请及其改进型申请,将其修改为合案申请。具体修改时,可以将基础申请的独立权利要求直接作为合案申请的独立权利要求,其他改进型申请的独立权利要求修改为从属权利要求。

        这种情况下的修改相对简单。

        2.多项关系不明确的申请的修改

        如果在国内进行专利申请时,多项申请涉及同一个产品或者同一个方法,但不确定相互之间的关系, 例如,是不是基础申请及其改进型申请,则需要对各项申请的保护范围进行具体判断,判断多项申请中的哪些申请适合作为同一项合案申请进行修改。基本的判断原则通常是,在尽量不损失保护范围的基础上进行修改。例如,将具备上下位关系或者符合单一性要求的权利要求作为一项合案申请的权利要求进行修改。

        这种情况下的修改较为复杂,需要对多项申请的权利要求布局或保护范围有一个整体性的认识。

        3.多项相关性不强的申请的修改

        如果在国内进行专利申请时,多项申请的改进点明显不同,是否可以考虑进行合案申请的修改?答案是肯定的。但需要明了的是,这时通常需要损失掉一些国内普通申请的保护范围,因而,这种情况下的修改需要谨慎进行。如果确需进行这种情况下的修改,可以考虑在对各项普通申请的改进的重要性或者市场前景进行分析判断的情况下进行修改。

        这种情况下的修改也较为复杂,需要对技术方案的重要性或者市场前景有一定的判断。

        五、在PCT 申请中进行合案申请的其他问题

        需要指出的是,虽然考虑到申请费用或者成功率的因素在进行PCT 申请时进行了合案申请的修改,但是,在整个PCT 申请的过程中,合案申请的修改并非一个不可逆的过程。例如,在PCT 申请进入国家阶段的时候,也可以进行拆分申请,或者,在进入国家阶段以后,在考虑到审查意见的基础上,可以通过提交分案申请进行拆分。这样,即便在准备PCT 申请时损失了一些保护范围,但还是有机会在后续的程序中弥补回来。而在这个过程中,申请人也往往对保护范围的需求有了一个重新的认识。

        六、结语

        在进行PCT 申请时,申请人如果能够充分利用合案申请的修改技巧,既可以充分地节约成本,又可以提高申请的成功率,可谓一举多得。进行合案申请存在一定的技巧性,因而不可盲目进行,防止即便获得了专利授权,却因为改写不当,造成专利价值的损失。(作者单位:北京康信知识产权有限责任公司)

 

文章来源:中国发明与专利 2014年 第10期

 

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