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浅谈创造性之现有技术的整体把握
2013-07-02 15:12:35   来源:   评论:0 点击:

摘要:判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见,是创造性判断的核心和难点。为了能够实现客观、准确地评价创造性,本文从审查实践中发现的问题出发,从理论研究和案例分析两方面,深入分析了创造性判断中为何以及如何对现有技术进行整体把握。
一、问题的提出
       创造性是一项发明创造能够授予专利权的实质性条件之一,是专利申请实质审查、专利无效程序、专利行政案件中涉及比例最高的法律问题,也是专利申请人和专利权人在专利确权阶段最为困惑且产生争议最多的问题。因此,判断一项发明创造是否具备创造性不仅是专利审查的重点,也是专利申请人或专利权人、法院乃至社会公众最为关注的问题。
       判断发明是否具备创造性,就是要判断发明是否具有突出的实质性特点和显著的进步,我国审查指南  给出了发明是否具有突出的实质性特点的一般性判断方法  :第1步,确定最接近的现有技术;第2步,确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题;第3步,判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。“三步法”是在实践中摸索出来的最为标准化、逻辑最为简单和清晰、最能尽可能地将创造性判断这种主观问题客观化的一种方法。“三步法”的三个步骤环环相扣、有机联系,其中第1、2步是基础,是为第3步进行技术启示的判断所做的条件准备,第3步则是主观分析判断,也是创造性判断的核心和难点。
       根据“三步法”的第2步规定,在确定区别特征和发明实际所要解决的技术问题时,首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征,然后根据该区别特征所能达到的技术效果,确定发明实际解决的技术问题。可见,发明实际解决的技术问题是以技术特征的对比为基础的。在审查实践中,当将权利要求与最接近的现有技术进行对比时,容易出现的问题是,将权利要求与最接近的现有技术中的“对应技术特征”(即与权利要求相对应的技术特征)进行比对,而忽视了最接近的现有技术中未参与比对的其他“非对应技术特征”(即权利要求中不涉及的技术特征);另外,对第3步技术启示的判断,也存在大量将技术特征从现有技术的技术方案中孤立出来的情形。
现有技术的技术方案是由多个技术特征有机组成的,上述考量技术特征的方式容易导致创造性判断中将技术特征从现有技术中孤立出来,割裂了现有技术中技术方案的整体性,容易犯事后诸葛亮和生搬硬套简单拼凑的错误,导致创造性判断陷入僵化、教条甚至片面的漩涡。
       为此,笔者对创造性判断中现有技术的整体把握进行了深入的思考和研究,下面将结合案例对此进行探讨,以期对读者有所启示和帮助。
二、比较法研究
       在欧洲,采用所谓的“问题—解决方案法(Problem-and-solution approach)”评价发明的创造性,其具体步骤与我国的“三步法”基本相同,在第3步中以Could-would 法(Could-would approach)进行技术启示的判断:在第3步要回答的问题是,现有技术作为整体是否存在教导促使本领域技术人员在面对所要解决的技术问题时在考虑该教导的情况下会(would,not simply could, but would)去修改或调整最接近的现有技术,从而得到落入权利要求范围的技术方案,并由此实现该发明。换句话说,重点不在于所属领域技术人员是否可能(could)通过调整或修改最接近的现有技术来得到本发明,而是在于他是否会(would)在现有技术的促使下这样做以便解决技术问题或实现改进  。
      美国现行《专利审查程序手册》(MPEP)也规定,在确定现有技术与要求保护的发明之间的区别时,需要对现有技术和要求保护的发明作出解释,以及将现有技术和要求保护的发明分别作整体考虑。在判断非显而易见的时候,关键的问题不是现有技术和要求保护的发明之间的差别本身是否是显而易见的,而是这些差别是否使要保护的发明本身作为一个整体是显而易见的。
       可见,欧洲和美国在进行创造性判断时都强调要将现有技术作为一个整体,判断现有技术整体上是否存在技术启示或教导。事实上,我国审查指南也有相同的规定。我国审查指南规定,在“三步法”第3步的判断过程中,需要判断现有技术整体上是否存在某种技术启示,即现有技术是否给出将区别特征应用到最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示,使得本领域在面对所述问题时,有动机改进最接近的现有技术并获得要求保护的发明  。这一规定即反映了我国创造性判断中对现有技术进行整体把握的要求。
三、理论探讨 
       在创造性判断中对现有技术进行整体把握,是将创造性判断的主观性尽量客观化的内在需求,只有将“三步法”从简单、机械的特征对比和拼凑转变为还原发明创造的获得过程,才能准确、客观地对创造性进行评价。当然,与发明实际的产生过程不同,创造性判断中还原发明创造的获得过程是由“本领域技术人员”这一假设的“人”来进行的。
让我们以本领域技术人员的视角来还原发明创造产生的过程。首先,他并不知道该发明的存在;其次,他知道(知晓或获知)本技术领域中与该发明相关的一项现有技术(即最接近的现有技术)存在某种技术缺陷或需要解决某种技术问题,从而使他产生对其进行改进的动机;再次,他能够获知该技术领域或相关技术领域中改进该技术缺陷或解决该技术问题的其他现有技术中的技术手段;最后,本领域技术人员利用上述其他现有技术中的技术手段对该最接近的现有技术进行改进,从而获得一项发明。整个发明创造的过程中,无论是最接近的现有技术,还是其他现有技术,都是以完整的技术方案出现在本领域技术人员面前的。因此,对最接近现有技术的技术缺陷或技术问题的认知,以及对其他现有技术中相应技术手段的利用,都离不开本领域技术人员对这些现有技术整体上的认识和把握。
在审查实践中运用“三步法”进行创造性判断时,对于如何对现有技术进行整体把握的问题,笔者观点如下。
1.对现有技术的理解应当基于本领域技术人员的水平进行理解
       本领域技术人员知晓本领域的普通技术常识,能够获知该领域中所有的现有技术,并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力。因此,本领域技术人员通过阅读现有技术所能获得的技术信息,并不局限于现有技术文件的文字记载的内容(现有技术记载的范围),还包括其应用所具有的分析、推理、实验等能力,在现有技术文件记载技术内容的基础上所扩展获得的技术信息(现有技术公开的范围),例如,等同实施方式和明显变形方式以及该技术方案已经解决的技术问题等等。
2.对所有现有技术应当整体把握
        具体到“三步法”中,应当对在创造性判断中所用到的所有现有技术均进行整体把握,而不仅仅局限于最接近的现有技术。对现有技术中技术信息的理解,应当基于其技术方案的整体环境进行理解,不能脱离该技术方案而对技术方案中的某一技术特征进行单独考量,尤要把握该技术特征在技术方案中所解决的技术问题及其与其他特征之间的关系。
(1)对最接近的现有技术的整体把握
       对最接近的现有技术进行整体把握,包括将权利要求与最接近现有技术进行对比,以确定区别技术特征和实际解决的技术问题时,不但要考虑最接近现有技术中与权利要求对应的特征,还应当考虑该最接近的现有技术作为整体是否客观上可能存在与发明实际解决的技术问题相同的技术问题,考虑其他非对应技术特征对技术启示的影响。
举例来说,权利要求包括技术特征ABC,对比文件1的技术方案包括技术特征ABD,根据“三步法”可以确定权利要求与对比文件1的相同的对应特征为AB,区别在于特征C,其解决的技术问题为X。至此,我们还需要重点考虑特征D的存在。“三步法”最科学的一面在于永远从整体性出发去努力还原技术人员进行技术创新的过程。在这个例子中,本领域技术人员实际上是在对比文件1的技术方案ABD的基础上进行改进。如果特征D的存在使得对比文件1客观上根本不可能存在技术问题X,则不论是否存在其他现有技术公开了解决问题X的技术手段,都不可能使本领域技术人员获得在对比文件1的基础上解决其根本不可能存在的技术问题X。
        这就是对最接近现有技术进行整体性考虑的意义所在。从整体上考虑对比文件1,既包括与权利要求特征对应的那些“对应技术特征”,也包括作为对比文件1技术方案整体的一部分的那些“非对应技术特征”,只有在这些“非对应技术特征”的存在不会抵触“三步法”中所确定的技术问题和解决技术问题的技术手段的情况下,才有可能在对比文件1的基础上进行改进。
        这里需要补充说明的是,在实质审查阶段,如果审查员发现之前确定的对比文件1作为整体,客观上不可能存在与发明实际解决的技术问题相同的技术问题,则需要反思该现有技术是否适合作为最接近的现有技术,往往审查员将撇弃该对比文件1,或者另寻更接近的现有技术,或者认定本申请具备创造性。
(2)对其他现有技术(以下简称对比文件2)的整体把握
       考虑对比文件2时,也要整体判断其是否存在解决本发明实际要解决的技术问题的技术手段,具体考察其记载的技术手段及其所解决的技术问题,与本发明和对比文件1的区别特征以及实际解决的技术问题之间的关系。
         在实践中,对比文件2中记载的技术手段及其所解决的技术问题,能够完全和权利要求与对比文件1之间的区别特征和实际解决的技术问题相同的情形(以下简称情形1),属于审查指南中通常认为存在技术启示的情形,在审查实践中对于这种情形下是否存在技术启示并无争议,本文不予赘述。较为复杂和容易出现争议的情形是:对比文件2记载的技术手段与区别技术特征相同,但该技术手段在对比文件2中记载的所解决的技术问题与本发明实际解决的技术问题不相同(以下简称情形2);对比文件2解决了发明实际解决的技术问题,但其记载的技术手段与区别特征不同(以下简称情形3);对比文件2未公开区别特征,其所解决的技术问题也与本发明实际要解决的技术问题有区别(以下简称情形4)。下面,笔者将分别进行讨论。
       对于情形2,既不能将对比文件2记载的技术手段从对比文件2中孤立出来,认为相同的技术手段客观上必然能解决相同的技术问题而得出存在技术启示的结论,也不能简单地认为对比文件2虽然记载了该技术手段,但并未记载该技术手段解决了本发明实际要解决的技术问题而得出不存在技术启示的结论。而是应当将该技术手段置于对比文件2的整体方案中,利用本领域技术人员的能力,通过分析、推理和实验,确定该技术手段是否在对比文件2的技术方案中确实已经起到了与发明实际解决的技术问题相同或者类似的作用。
         对于情形3,判断对比文件2是否可以与对比文件1结合,以得到权利要求的技术方案的关键在于:本领域技术人员在阅读了对比文件2后,在本领域技术人员的能力范围内是否可以基于对比文件2的整体技术方案,对对比文件2记载的与区别特征对应的技术手段进行改变以获得该区别特征。这个过程应当注意以下2点:第一,本领域技术人员应当依据其具有的本领域普通技术常识,经过分析、推理和常规实验来对对比文件2记载的技术手段进行改变,这个过程也就是判断该技术手段的等同实施例和明显变形方式的过程;第二,对对比文件2记载的技术手段进行改变必须基于对比文件2的整体技术方案来进行。本领域技术人员经过对对比文件2记载的技术手段进行改变,其获得的等同实施例或明显变形方式应当仍然没有实质上脱离对比文件2的技术方案及整体技术内容,改变后的技术手段置于对比文件2的技术方案中,不应影响其本身解决所要解决的技术问题,当改变后产生的技术效果发生了一定的变优或变劣时,或者新增其他作用时,这种变化应是本领域技术人员在改变时就能合理预测到的。
         对于情形4,实际上是情形2和情形3的混合,此处不再赘述。
        为了更好地说明问题,以下结合2个具体案例进行分析说明,这2个案例分别涉及对最接近现有技术的整体把握和对其他现有技术的整体把握中的情形2。
四、案例分析
1.案例1——渔业用绞机
      某专利(参见图1)涉及一种渔业用绞机,用来在捕鱼的时候把渔网卷在绞机的卷筒上,为了克服渔网卷绕速度不均匀的问题,该专利将绞机分成左右2个部分,包括左右2个卷筒,分别在左右两侧设置了马达、离合器、传动筒等,通过左右两侧的马达分别控制左右2个卷筒的缠绕速度,其中离合器通过环状齿条与传动筒的条状齿轮相套合,二者配合使用。
      该专利的某项权利要求为:“一种渔业用绞机,其特征在于:包括一承架;一绞集部,该绞集部至少具有左绞集部及右绞集部,且该左右绞集部分别单独被动力单元所传动;二动力单元,每一动力单元包括有动力箱、设置在动力箱内的油压马达、与油压马达联结的传动齿轮以及传动筒;二离合器,该离合器联结在动力单元的传动筒与该绞集部之间;一支承轴,该支承轴是穿设于该绞集部、离合器,传动齿轮、传动筒,该支承轴的二端头则被动力箱所支承;其中,该离合器内具有环状齿条,该传动筒具有条状齿轮。”


        现有技术中存在2篇对比文件,其中对比文件1(参见图2)公开了一种渔业用的拖网绞车,其包括左右2个卷筒和马达、离合器、传动筒等,并且马达可以分别控制卷筒的缠绕;对比文件2公开了一种机械用的离合器,其包括离合器和动力传动轴,其中离合器具有环状齿条键槽,传动轴具有条状齿轮,二者通过环状齿条键槽和条状齿轮相互嵌合,从而实现动力的传递。


        下面按照“三步法”和前述对现有技术进行整体把握的原则进行判断:第1步,将对比文件1确定为最接近的现有技术;第2步,将权利要求的技术方案与对比文件1相对比,权利要求中的离合器内具有环状齿条,传动筒具有条状齿轮”,而对比文件1中的离合器和传动筒是彼此分离没有连接配合关系的。由此可以确定,权利要求的技术方案实际所要解决的技术问题应当是在离合器和传动筒之间提供一种连接机制,使二者能够相互套合以便实现动力的传递;接下来,进行第3步,判断现有技术整体上是否存在某种技术启示。
        首先,基于对最接近的现有技术的整体把握,判断最接近的现有技术作为整体是否客观上可能存在与发明实际解决的技术问题相同的技术问题。将对比文件1的技术方案,即对比文件1中记载的全部技术特征以及它们之间的有机联系作为一个整体来看,对比文件1所公开的拖网绞车有其特有的工作方式(篇幅所限,在此不再赘言其具体工作方式),该工作方式决定了其传动筒和离合器之间不能相互套合并配合使用。可见,对比文件1排除了将离合器和传动筒连接使其配合使用的可能性,也就是说,对比文件1不存在为二者提供连接机制的技术问题,也就不存在对对比文件1进行这种改进的技术任务,本领域技术人员在面对对比文件1时不可能想到“要将离合器和传动筒连接起来使它们相互配合使用”。在此情况下,即便对比文件2公开了将离合器和传动筒配合的技术手段,但是,由于对比文件1客观上不存在这样的技术问题和改进任务,甚至排除了这种改进的可能性,本领域技术人员必然无法想到对对比文件1进行这样的改进,从而也就无法获得将对比文件1和2结合的启示了。
       相反,如果此时仅仅考虑对比文件1中在第2步时参与特征比对的那些技术特征,而忽略了对比文件1的整体技术方案,那么极有可能得出相反的结论而认为该权利要求相对于对比文件1和2不具备创造性。
2.案例2——人工心脏瓣膜
       某申请(参见图3)涉及一种弹性人工生物心脏瓣膜,其改进之处在于支撑瓣膜的瓣座,主要通过对瓣座从材质到结构的改进,使之具有了无支架生物瓣较好的血液动力学性能,又具有有支架瓣的塑性和手术易置放的优点。
该申请权利要求1为:“1、一种弹性人工生物心脏瓣膜,包括有瓣座、瓣架和附在瓣架上的3片生物组织瓣片,所述弹性人工生物心脏瓣膜形状类似天然心脏瓣膜,其特征在于:所述瓣座由截面为圆形或椭圆形的支撑管和置于管内的内芯所组成,内芯与支撑管之间具有间隙,所述瓣架为用医用可植入体内的金属丝绕成3个连续互为120度的圆弧,瓣座中心线周长与瓣架3个下弧所构成的底圆周长相一致,所述瓣架和支撑管均包缚有聚酯织物,瓣座外聚酯织物上缘与瓣架外聚酯织物下缘通过缝线连接在一起,所述支撑管和内芯为医用可植入体内的高分子材料制成。”
现有技术存在2篇对比文件,其中对比文件1(参见图4)公开了一种无应力弹性生物心脏瓣膜,是现有技术中典型的有支架生物瓣,包括瓣座,瓣架和3个生物瓣叶,瓣叶的下部与瓣架的下圆弧部分连接在一起。对比文件2(参见图5)公开了一种人工心脏瓣膜成形环,其结构也是由支撑管和内芯组成。




      下面按照“三步法”和前述对现有技术进行整体把握的原则进行判断:第1步,确定对比文件1为最接近的现有技术;第2步,将本申请权利要求1的技术方案与对比文件1相比,发现本申请权利要求1与对比文件1的区别在于:第一,瓣座由截面为圆形或椭圆形的支撑管和置于管内的内芯所组成;第二,具体限定了瓣座与瓣架之间的缝合位置,即瓣座外聚酯织物的上缘与瓣架外聚酯织物下缘缝合在一起。由此,可以确定本申请实际要解决的问题是提供一种瓣座能够顺应心肌,也使瓣座能与瓣膜共同作用,有效降低跨膜压差。接下来进行第3步,判断现有技术整体上是否存在某种技术启示。
      首先,可以确定对比文件1作为整体客观上也存在上述技术问题;然后,判断对比文件2是否存在解决该技术问题的技术启示。经过对对比文件2从整体上进行考虑后发现,虽然对比文件2公开的人工心脏瓣膜成形环与本申请的瓣座的技术特征相同,并且也具有较好的心肌顺应性,但具体分析对比文件2的成形环的作用可知,对比文件2中的人工心脏瓣膜成形环是用于瓣叶仍然具有功能,只是瓣口病变导到瓣叶闭合不全的情况下使用,也就是说成形环是针对丧失或部分丧失功能的瓣口(瓣叶仍然具有功能的情况下)进行矫治,起的作用是瓣口矫治,并不能用于支撑瓣膜的运动;而本申请中的瓣膜则是在瓣叶损坏需要更换的情况下使用的,其中的瓣座用于支撑瓣叶,随着心肌和瓣膜的运动一方面适应心肌的收缩和扩张,另一方面随着瓣叶的张开沿连接缝线内翻和关闭。举例而言,对比文件2中的成形环类似于门框,用于限制门的大小,以免由于门的变形而导致关闭不全,而本申请中的瓣座相当于门轴,用于使门沿其转动开合,二者只是碰巧都为环状而已。由此可见,从整体上考虑对比文件2后,本领域技术人员无法从中得知其成形环可用作瓣膜的瓣座以解决本申请实际所要解决的技术问题,也就是说,现有技术整体上不存在这种技术启示。如果不考虑对比文件2的整体性,而仅仅根据对比文件2中成形环的形状和结构与本申请的瓣座相同,就认为其必然能够起到相同的作用,则会得出相反的结论而认为权利要求1相对于对比文件1和2不具备创造性。

五、小结
通过上述理论研究和案例分析,充分说明对现有技术进行整体把握是正确判断创造性的重要因素,即以本领域技术人员为主体,对创造性判断中所用的所有现有技术均进行整体性把握,而不能将技术特征从中孤立出来割裂现有技术的整体性,只有这样,才能得出更为客观、准确的结论,真正实现专利制度保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的价值追求和立法宗旨。(作者单位:熊婷、穆丽娟、刘丽伟,国家知识产权局专利复审委员会电学申诉二处;倪晓红,国家知识产权局专利复审委员会光电技术申诉二处)

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